§ 3. Охрана средствиндивидуализации (как,таковых) от» неправомерного использованиям сети Интернет

Товарные знаки и знаки» обслуживания; как известно, служат двум основным целям: во-первых, они помогают участникам; хозяйственного оборотам выделить свои; товары иуслуги среди; однородных товаров других производителей;^ во-вторых, позволяют потребителю идентифицировать источник товаров или услуг.

I ⁿA

' От наименований мест происхождения товаров необходимо отличать указания* происхождения товаров (оба этих объекта промышленной собственности названы в ст. I (2) Парижской конвенции). Указание происхождения товаров просто указывает на местность (страну), в которой был;произведен товар, но не означает, что товар обладает какими-либо особыми качественными* характеристиками (см:: ст. 1(1) Мадридского соглашения о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах от 14 апреля 1891 г.). Указания происхождения товаров также, как и наименования мест происхождения; могут существенно влиять на репутацию товара и его привлекательность для потребителя. Подробнее см.: Introduction to Geographical Indications and Recent International Developments in the World Intellectual Property Organization (WIPO). WIPO document GEO/MVD/Ol/1. Montevideo,

Традиционная основа охраны прав на знаки - принципы территориальности, независимости регистраций и специализации охраны, как уже говорилось выше, не соответствует глобальной природе сети Интернет.

В первую очередь возникают вопросы: является ли использование знака в Интернете его использованием в юридическом смысле слова? Может ли такое использование повлечь правовые последствия на территории данного государства, и если да, то какие и при каких условиях?

Иными словами, возникает вопрос о том, следует ли вообще регулировать использование знаков в Сети и, если да, то каким образом: применять ли для этого уже существующее законодательство (и международные договоры) или создавать принципиально новые правовые средства?

Безусловно, нельзя полагаться только на рыночное саморегулирование в сфере электронной коммерции. Правовой вакуум и, следовательно, неуверенность участников хозяйственного оборота, неизбежно приводят к серьезным затруднениям в процессе коммерческой деятельности. Значит, надо решить, какими правовыми средствами осуществлять охрану исключительных прав на средства индивидуализации в едином, лишенном национальных границ информационном пространстве Интернета.

Действующие в настоящее время международные договоры по охране промышленной собственности содержат небольшое количество положений, ^{[132] [133]}

которые могут применяться для целей охраны прав на средства индивидуализации в Сеги:

Во-первых, в качестве основных принципов охраны прав на средства индивидуализации выступают принципы национального режима, независимости

174

регистраций и специализации '.

Во-вторых, ст. 6 bis Парижской: конвенции? и ст. 16 (3) Соглашения о торговых аспектах прав? интеллектуальной собственности от 14 апреля 1994 г. (далее - ТРИПС) обеспечивают охрану общеизвестных товарных знаков без обязательной регистрации. Таким образом, частично преодолевается тер- риториальный характер прав на общеизвестные знаки. Однако, знак, в любом случае должен: быть общеизвестным в стране применения, иначе он не сможет получить там охрану как общеизвестный знак, т.е.

Очень важным представляется и положение ст. 16^;(3) ТРИПС о том, что «статья 6 bis Парижской конвенции будет применяться с необходимыми* изменениями к товарам и услугам, которые не являются идентичными или подобными тем, для которых товарный знак зарегистрирован, при^! условии, что использование товарного знака в отношении этих товаров, или услуг может продемонстрировать связь между этими товарами? и услугами и обладателем* прав на зарегистрированный товарный?знак, и если интересы: обладателя зарегистрированного знака? могут пострадать в результате такого использования». Иными словами» ст. 16 (3) отменяет принцип специализации в отношении общеизвестных товарных знаков в тех случаях, когда возможно введение потребителя в:заблуждение относительно того, кто является производителем товара (услуги), если: в результате этого правообладателю может быть причинен: ущерб. Данное положение может существенно облегчить, охрану общеизвестных знаков в Интернете, особенно в случае их использования»в качестве доменных наименований? (когда:специализация зачастую невозможна, так как в одном ДПУ может существовать только один ДВУ). Однако, данное положе-

17¾

‘ См; § 2 настоящей главы. ^[134]

ние может создать и дополнительные проблемы при охране общеизвестных знаков в Интернете, так как оно существенно увеличивает вероятность кон- фликта правообладателей.

В еще большей степени преодолевается территориальный характер прав на фирменное наименование, так как ст. 8 Парижской конвенции установила, что «фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака». Подробнее проблемы, связанные с охраной фирменных наименований в сети Интернет, будут рассмотрены ниже^[135].

Наконец, еще одним важным положением является предоставление правообладателям права на эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента;

2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности, способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или торговую деятельность конкурента;

3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению или количества товаров.

Положение о запрете недобросовестной конкуренции представляется значимым потому, что дает правообладателю дополнительное средство правовой защиты от недобросовестного использования принадлежащего ему знака в Интернете. Если, например, у правообладателя отсутствует возможность обратиться с иском о прекращении использования доменного наименования, совпадающего с товарным знаком, на том основании, что использование доменных имен законодательством не урегулировано, правообладатель имеет возможность обратиться с иском о недобросовестной конкуренции. В частности, на основании норм о запрете недобросовестной конкуренции; в том числе, ст. 10 bis Парижской конвенции; российским судом был удовлетворен иск компании? «Миле & Си. Гмбх & Ко» к российской; компании? GOO «Стере» о прекращении использования ответчиком товарного знака истца («тіеіе») в доменном наименовании? «miele.ru» и об обязании ответчика передать истцу права на домен «miele.ru»¹⁸¹.

Выделим основные проблемы, возникающие при использовании знаков в сети Интернет, причем? безотносительно к тому, используется; ли знак как таковой или в качестве доменного наименования;

Во-первых, в некоторых государствах использование знака на территории этого государства в течение определенного периода времени является обязательным условием предоставления охраны такому знаку (т.е.

Следовательно, возникает вопрос: может ли использование товарного знака в Интернете рассматриваться как его использование на территории соответствующего государствами; если да, то при каких условиях?

Результаты» проведенного ВОИС исследования данного вопроса говорят о том, что такое использование может признаваться использованием на территории конкретного государства, но, как правило, одного только факта использования знака? в? Интернете не достаточно, необходимо наличие объективной

¹⁸¹ Архив. Арбитражный суд г. Москвы. Дело № А40-42141/01-26-190:

¹⁸² Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks. WIPO Document 833 (E). Explanatory Notes. § 2.6. Текст cm.: http://wvvvv.wipo.int/about-ip/en/development__iplaw/pdf/pub833.pdf

взаимосвязи использования товарного знака в Интернете с территорией соответствующего государства¹⁴³. Следовательно, необходимо выявить и, но возможности, унифицировать в законах разных стран такие обстоятельства.

Выбор таких обстоятельств, которые могут достаточно надежно «привязать» использование знака в Сети к национальной-территории' не прост, хотя бы уже потому, что знак может использоваться в Сети разными способами. В частности, можно предложить классификацию использования знаков в Интернете по степени интерактивности: По данному основанию можно выделить простую рекламу в Интернете, заказ товаров или услуг через сеть Интернет (товар или услуга только заказываются в Сети, но оказываются или доставляются покупателю в «реальном мире»), наконец, использование знака в связи с продажей то варов * или оказанием услуг непосредственно в сети Интернет (в Сети возможна; например, продажа компьютерных программ, электронных книг, музыкальных файлов, иных произведений литературы и искусства в цифровой форме, а также оказание информационных услуг).

Кроме того, можно выделить коммерческое и некоммерческое (например, для целей критики, сравнительного анализа и т.д.) использование знаков в Интернете, использование знаков правообладателями и другими лицами, правомерное и неправомерное использование, и т.д.

Во-вторых, в силу принципа: территориальности, использование товарного знака в Интернете может нарушать права на знак только в тех государствах, в которых он пользуется охраной: Следовательно, вновь возникает вопрос о том, при каких условиях использование знака в Сети будет считаться нарушением прав на данный знак в соответствующем государстве. Иными словами; - при каких обстоятельствах правообладатель будет иметь право на иск (в ма-

I о j

‘ См. : Study Concerning the Use of trademarks on the Internet. WIPO document SCT/2/9: Geneva, 1999: § 60, 61.

Текст см.: http://www.wipo.int/documents/en/document/sct/pdf/sct2_9.pdf термальном смысле) о нарушении его прав на товарный знак, используемый иным лином в сети Интернет.

По данному вопросу в судебной практике разных стран сложилось два основных подхода^[136]. Первый (широкий) подход заключается в том, что нарушением прав на товарный знак, охраняемый в соответствующей стране, может быть признано любое использование этого знака в Интернете, лишь на том основании, что знак может быть отображен на экране компьютера, расположенного в этом государстве. Иными словами, достаточно наличия технической возможности доступа с территории государства к Интернет-странице, содержащей соответствующий знак. Как следствие, исключительное право на товарный! знак, возникшее в одном государстве, фактически распространится на весь мир. Однако, в силу принципов территориальности, независимости регистраций и специализации охраны, права на одинаковые или сходные до степени смешения знаки могут принадлежать в разных странах разным лицам, что в такой ситуации неизбежно породит массу проблем.

Второй (ограничительный) подход - установление факта использования знака на территории определенного государства (в том числе, нарушения прав на знак на этой территории) в Cny^tIae его использования в Интернете потребует установления обстоятельств, указывающих на объективно существующую связь между таким использованием и территорией соответствующего государства. Этот подход гораздо разумнее, так как он позволяет учесть права разных правообладателей, существующие в разных странах в отношении одинаковых или аналогичных знаков.

В-третьих, возникает вопрос: может ли обладатель прав на знак потребовать, чтобы суд запретил иным лицам любое использование этого знака в Интернете? Очевидно, ответ на данный вопрос должен быть отрицательным. Права лица на знак ограничены территорией (территориями) одного или нескольких государств. В иных странах права на такой же или сходный до сте

пени смешения знак, могут принадлежать другим лицам. Более того, даже в пределах одной страны права на знак могут принадлежать разным лицам в отношении разных классов товаров и услуг. Таким образом, судебный запрет использовать знак всем лицам, кроме истца, неизбежно ведет к нарушению их прав и законных интересов. Конечно, такое судебное решение еще нужно исполнить (если оно вынесено в отношении иностранного лица), но даже сам факт его вынесения внесет серьезную правовую неопределенность в деятел ь- ность лиц; использующих соответствующий знак.

Наконец, в-четвертых, с вышеназванной проблемой связана и проблема обеспечения сосуществования прав разных лиц на знаки в едином трансграничном информационном пространстве, которое представляет собой сеть Интернет. Это особенно сложно, так как, уже в силу того, что знак может быть видим; на экране компьютера, находящегося за границей, обладатель прав на знак рискует столкнуться с иском, поданным против него в другом государстве, где права на этот знак принадлежат другому лицу.

Названные проблемы могут привести к ситуации; когда обладатели прав на аналогичные знаки в разных государствах будут пытаться воспрепятствовать друг другу в использовании знаков в Интернете путем подачи исков друг против друга в национальные суды своих государств. Даже если решение такого суда и не удастся исполнить за рубежом, будет существовать риск обращения взыскания на активы ответчика, находящиеся в стране, в которой расположен суд, вынесший решение.

Общий подход к разрешению указанных проблем и противоречий заключается в признании на международном уровне принципа, в соответствии с которым разные правообладатели могут использовать аналогичные знаки в Интернете параллельно друг с другом, при условии соблюдения некоторых ограничений. Такой подход основан на перенесении в сеть Интернет принципа независимости национальных регистрации, установленного ст.6(3) Парижской конвенции.

Данный подход, однако же, должен быть ограничен с целью не допустить ущемления прав владельцев знаков. Во-первых, риск введения в заблуждение потребителя должен быть сведен до минимума. Для этого, в частности, можно потребовать, чтобы владелец знака при его использовании в Интернете четко указывал страну (страны) в которых ему принадлежат права на знак, а также указывал на то, что он не связан с иными обладателями прав на аналогичный знак. Во-вторых, сосуществование прав на знаки не имеет отношения к ситуации, когда знак используется недобросовестно (так как нельзя говорить о правах недобросовестного пользователя). При этом необходимо выработать список оснований, по которым использование знака может быть признано недобросовестным. В частности, о недобросовестности может свидетельствовать регистрация и использование знака с целью получить прибыльна счет репутации товаров и услуг обладателя прав на аналогичный знак за границей.

Работа по созданию юридических средств охраны знаков в сети Интернет на международном уровне была начата в 1998 г. в рамках Постоянного комитета BOHG по товарным знакам, промышленным образцам и наименованиям мест происхождения товаров. На основе проведенных им ис-

IoC

следований ‘ Международное бюро ВОИС (секретариат Организации) подготовило Проект положений об охране знаков в сети Интернет¹⁸⁶. Итогом работы явилось принятие Генеральной Ассамблеей ВОИС и Ассамблеей Парижского союза по охране промышленной собственности совместной Рекомендации по

О ходе разработки данного вопроса см : Introduction to Geographical Indica tions and Recent International Developments in the World Intellectual Property Organization (WIPO). Montevideo, 2001. WIPO document GEO/MVD/OI/1. § 6. Текст см.: http://www.wipo.int/documents/en/meetings/200l/geo_mvd/doc/ geomvd_l.doc

⁸⁶ Cm.: Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet. Geneva, 2001. WIPO document SCT/6/2. Текст cm.: http://www.wipo.int/sct/en/documents/session_6/pdf/sct6_2.pdf

охране товарных знаков и иных прав на средства индивидуализации в сети Интернет от 3 октября 2001 г. (Далее - Рекомендация ВОИС)^{[137] [138] [139].}

Рекомендация ВОИС, как следует из самого ее названия, не имеет для государств - участников ВОИС или Парижской конвенции обязательной юридической силы. Онако, ее положения разработаны на высоком научном уровне с учетом уже имеющейся судебной практики. Они учитывают особенности Интернета и дают весьма удачные рецепты решения возникающих в цифровой среде правовых проблем. По своей правовой природе, нормы Рекомендации ВОИС относятся к числу норм так называемого «мягкого права» - норм, содержащихся в резолюциях международных организаций, конференций, в совместных заявлениях и коммюнике (некоторые авторы! относят к нормам «мягкого права», кроме того, и международно-правовые нормы, не создающих конкретных, четких прав и обязанностей, а дающих лишь общую установ- ку) . Несмотря на условность термина «мягкое право», на наш взгляд, следует согласиться с авторами, полагающими, что нормы «мягкого права» способны достаточно эффективно регулировать наиболее сложные и деликатные отношения, которые вряд ли возможно сразу урегулировать весьма негибкими и формальными нормами «твердого права». Нормы же «мягкого права» прокладывают путь «твердому праву», создают предпосылки для правового регулирования новых общественных отношений: Весьма значимы они и в качестве инструмента воздействия на правосознание, утверждения в нем соот- ветствующих принципов и правил ' . Они могут выступать в качестве своего

рода «правового эксперимента»¹⁹⁰, после которого наиболее удачные и зарекомендовавшие себя нормы (и целые нормативные комплексы) могут быть зафиксированы в международных договорах и иных международно-правовых актах. По мнению Г.И. Тункина, нормы, содержащиеся в рекомендательных актах специализированных международных организаций, можно назвать моральными: При этом в ряде случаев такие нормы «являются; более действенными, чем некоторые юридические нормы... »¹⁹¹.

Авторы Рекомендации BOHG предпочли не идти по пути создания каких-либо принципиально новых правовых средств для охраны знаков в сети Интернет. Цель Рекомендации - адаптировать применение уже существующих территориальных законов о промышленной собственности к глобальной природе Интернета. Рекомендация * BOHG в целом составлена таким образом, чтобы» у государств - участников; желающих учесть ее положения в национальном законодательстве, не возникло необходимости вносить существенных изменений в уже действующие правовые акты.

Так как лежащие в основе современной; системы охраны товарных знаков принципы территориальности и независимости регистраций не отменяются; то, следовательно, необходимо определить условия; при которых использование знака в; Интернете может рассматриваться как его использование в конкретном государстве. Это, в свою очередь, позволяет решить описанные выше задачи - например, определить, привело ли; использование данного знака в сети Интернет к приобретению лицом, использующим знак, прав; на данный; объект промышленной собственности; либо к нарушению чьих-либо прав на территории конкретного государства.

К определению того, является ли использование знака в Сети его использованием на территории конкретного государства, существует несколько подходов; Самый широкий из них заключается в том, что если доступ пользо-

^{1 л)} См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. 3-є изд. M.: Юриспруденция; 2000: Глава 9.

¹⁹¹ См.:Тункин Г.И. Теория международного права. M.: Международные отношения, 1970. С. 202.

вателей Сети к данному знаку возможен с территории данного государства, то знак используется на его территории. Впрочем, он имеет очень серьезные недостатки, и в первую очередь - возможность признания использования в Интернете любого знака, охраняемого в данном государстве, использованием на территории данного государства, так как потенциально любой пользователь Сети может получить доступ к любой размещенной в ней информации, причем из любого места, оборудованного выходом в Интернет (выход в Интернет может осуществляться и с использованием радиоканала, в таком случае, он возможен практически откуда угодно).

Другая крайность - признание местом использования знака только места, в котором он был физически помещен в Сеть. Причем в качестве такого места могут рассматриваться как место нахождения сервера, так и место ввода знака в память сервера, кроме того, место нахождения сервера и место ввода информации в память сервера могут не совпасть. Наконец, иногда место, где были совершены действия по размещению объекта интеллектуальной собственности в Интернет, невозможно установить. Очевидно, что в таком случае интересы законных правообладателей, как правило, останутся вообще без охраны (так как тогда ее можно предоставить только в том государстве, где знак был помещен в Сеть).

Рекомендация ВОИС базируется на гораздо более взвешенном подходе: «использование знака в Интернете представляет собой использование на территории государства - участника^[140], только если такое использование имеет коммерческие последствия (commercial effect) в этом государстве» (ст.2). Концепция «коммерческих последствий» является ключевой для понимания рекомендованного ВОИС подхода к охране средств индивидуализации в Сети. Рекомендация не относится к случаям некоммерческого использования знаков.

Решение же о том, имеет ли использование знака коммерческие последствия на территории данного государства, будет в каждом отдельном случае выноситься компетентным органом государства - участниках учетом всех обстоятельств дела. Ст. 3 Рекомендации BOHG содержит открытый перечень обстоятельств, которые должны учитываться при признании использования знака в Интернете имеющим коммерческие последствия на территории данного государства. Компетентный орган может основывать свои выводы на нескольких таких обстоятельствах, на одном из них, или даже на каких-либо иных обстоятельствах, имеющих отношение к делу.

У казанные в ст.З Рекомендации BOHC обстоятельства можно подразделить на четыре группы:

Во-первых, использование знака может быть признано имеющим коммерческие последствия на территории конкретного государства при наличии обстоятельств, указывающих на то, что пользователь знака осуществляет коммерческую деятельность либо серьезно планирует такую деятельность в этом государстве в отношении тех же или аналогичных товаров или услуг, для которых данный знак используется в Интернете. В данную группу входят следующие обстоятельства:

1. Пользователь знака или фактически обслуживает покупателей (то есть поставляет им товары или оказывает услуги), находящихся в государстве - участнике, или вступил в коммерчески обусловленные взаимоотношениях лицами, находящимися в данном государстве. Под «нахождением в государстве - участнике» понимается просто фактическое, в том числе кратковременное, присутствие на его территории. В частности, не требуется иметь там предприятие или постоянно проживать.

2. Пользователь знака предлагает послепродажное обслуживание в государстве - участнике, например, гарантийный ремонт или обслуживание.

3. Пользователь знака осуществляет иную коммерческую деятельность в государстве - участнике, которая хотя и связана с использованием знака в Интернете, но осуществляется не в Интернете.

4. Пользователь в связи с использованием знака в Интернете объявил, что он не намерен продавать товары или оказывать услуги покупателям, находящимся в государстве - участнике, при условии, что он соблюдает это обязательство.

Данный пункт заслуживает более подробного рассмотрения. В нем говорится о так называемой территориальной дискламации^[141] (territorial disclaimer) знака - заявление об отказе от прав в отношении данного знака на определенной территории. Очевидно, что если на сайте, на котором использован знак, содержится обязательство не предоставлять предлагаемые товары или услуги в определенных государствах, то маловероятно, что использование этого знака может повлечь коммерческие последствия в этих государствах. Конечно, необходимо, чтобы пользователь знака выполнял такое обязательство. Перечень государств, в которых предлагаемые товары (услуги) не предоставляются, может быть сформулирован как путем их перечисления, так и наоборот, путем указания на закрытый перечень государств, в которых предоставляются товары или услуги.

Впрочем, как подчеркивается в Пояснениях к Рекомендации ВОИС, осуществление дискламации является не более чем одним из многих факторов, на основе которых компетентные органы будут решать, имело ли использование знака в Сети коммерческие последствия в данном государстве. Иными словами, другие факторы могут перевесить, и суд (иной компетентный орган) может решить, что использование знака все же повлекло коммерческие последствия в данном государстве¹⁹ V

Концепция дискламации в том виде, в каком она изложена в Рекоменда- ции ВОИС, хорошо учитывает глобальную природу сети Интернет. Благодаря ей, добросовестный; пользователь (который может и не знать о каких-либо правах других,лиц: на используемый им; знак) освобождается? от необходимости вести очень сложный и дорогой глобальный поиск правообладателей:

Ко второй группе обстоятельств, свидетельствующих о том; что использование знака в Сети; имело коммерческие последствия на территории определенного государства, относится; наличие какой-либо связи между предложением товаров или услуг к продаже в Интернете и таким государством. Об этом может свидетельствовать:

1. Возможность правомерной доставки предложенных к продаже товаров в это государство или; правомерного оказания в нем;соответствующих услуг. Разумеется, если;товар* изъят в каком-либо государстве из оборота либо запрещен к ввозу, то использование в отношении этого товара; определенного знака в Интернете, скорее всего, не повлечет коммерческих последствий в таком государстве.

2. Обозначение цен в официальной валюте данного государства.

К третьей группе обстоятельств;относится;связь способа;использования знака в Интернете с государством - участником. Знак может быть использован на сайте, в; качестве адреса электронной і почты, в качестве доменного имени«и т.д. Юридически способ использования: знака безразличен. Учитывается, в частности:

1. Используется ли знак в связи; с интерактивными; средствами сообщения, доступными пользователям Интернета в данном государстве. ^[142]

2. Указал ли пользователь знака в связи с его использованием адрес, номер телефона или иной способ связи с ним в данном государстве. Например, если пользователь знака в связи с его использованием укажет адрес для переписки в каком-либо государстве, это может быть одним из оснований для признания использования знака имеющим» коммерческие последствия в этом государстве.

3. Используется лшзнак в связит с доменным наименованием, зарегистрированным по стандарту Международной организации» по стандартизации 3116 в качестве наименования’ отсылающего к определенному государству. Например, если товарный знак размещен на сайте, зарегистрированном в доменной зоне «.ш», то это может послужить основанием» для признания» того, что его использование имеет коммерческие последствия В РОССИИ;

41 Совпадает ли язык текста, приводимого в связи с использованием знака, с языком, который» преимущественно используется в данной стране. Например, использование знака: на русскоязычном сайте может быть одним из оснований для признания такого использования имеющим; коммерческие последствия; в России» Разумеется; чем; шире распространен язык, тем; меньше вероятность того, что компетентный орган будет опираться на языковой критерий?⁹⁵.

5: Посещалось ли в действительности место размещения знака в Интернете пользователями из данного государства. Таким; образом; реальная возможность доступа; публики; к сайту, на котором; помещен знак, является лишь. одним» из обстоятельств; учитываемых при решении вопроса о том, имеет ли использование знака коммерческие последствия на территории данного государства. Решающего значения ему не придается;

Наконец, к четвертой группе обстоятельств, учитываемых при определении того, влечет ли использование знака в Сети коммерческие последствия в

¹⁹⁵ См.: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Marks and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet (With Explanatory Notes). WIPO document 845. Notes on Article 3. Текст cm.: http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pdf/pub845.pdf

соответствующем государстве, относится взаимосвязь между использованием знака в Интернете с правом на этот знак в государстве - участнике. Смысл выделения обстоятельств этой группы в том, что возникновение в определенном государстве коммерческих последствий в результате использования знака более вероятно, если право на данный знак охраняется в соответствии с законом этого государства. В частности, учитывается:

1. Обладает ли лицо, использующее знак в Интернете, правами на этот знак в данном государстве. Если пользователь, например, зарегистрировал в определенном государстве товарный знак, то сам этот факт может служить доказательством того, что он планирует заниматься там коммерческой деятельностью.

2. В случае, если право на знак принадлежит в данном государстве другому лицу, принимается во внимание возможность того, что использование знака в Интернете вызовет смешение со знаками местного правообладателя, дискредитирует или причинит ущерб различительной способности его знаков. Данный пункт, очевидно, основан на ст. 10 bis Парижской конвенции, посвященной недобросовестной конкуренции: Разумеется, если пользователь знака использует его в Интернете, например, с целью получить выгоду за счет репутации конкурента, такое использование может быть признано имеющим коммерческие последствия в государстве правообладателя уже в силу того, что уменьшится коммерческая стоимость знака правообладателя или он понесет иные убытки.

Gt. 5 Рекомендации ВОИС, в свою очередь, полностью приравнивает использование знака в Интернете к его «традиционному» использованию по правовым последствиям. Использование знака в Интернете должно, в том числе, приниматься во внимание при определении различительной способности знака, при признании знака общеизвестным, при решении вопроса о прекращении его регистрации в связи с неиспользованием^[143], а в государствах, в которых использование товарного знака является обязательным условием для приобретения прав на него - при решении вопроса о приобретении прав на то- парный знак . Gt. 6 и 7 Рекомендации BOHG подчеркивают, что использование знака в Интернете может служить основанием для ответственности за нарушение прав владельца знака и должно учитываться при привлечении к такой ответственности, в том числе при определении размера убытков.

Следует также обратить внимание на то, что ст. 5 говорит о любых способах использования знака в Интернете, «включая те, которые становятся ; возможными? в результате технического прогресса». Такая формулировка, позволяет учесть все изменения; которые в сфере информационных технологий происходят очень быстро.

Таким образом; авторы? Рекомендации BOHG пошли? по пути «привязки» использования знака в сети Интернет к конкретному государству или государствам; с тем; чтобьп создать определенный аналог территориального принципа охраны в сети Интернет.

В^: целом, предложенный в Рекомендации ВОИС подход представляется; взвешенным и хорошо продуманным, и?может быть успешно использован; национальными законодателями; при; разработке правовых норм, посвященных? охране прав на товарные знаки и знаки обслуживания в сети Интернет.

Закон; Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров № 3520-1 от 23 сентября 1992 г. в ред. Федерального закона № 166-ФЗ от 11 декабря 2002 г. (далее - Закон о товарных знаках) устанавливает, что нарушением исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) признается его использование в сети Интернет, в том числе, в доменном имени и других способах адресации* (п.2 ст.4 Закона о товарных знаках). К сожалению, больше никаких положений относительно использования товарных знаков ^[144] в сети Интернет, российское законодательство не содержит. В результате, все указанные выше вопросы, возникающие при рассмотрении споров об использовании товарных знаков в Интернете, оставлены на усмотрение суда. Такой подход не может быть признан удовлетворительным, особенно с учетом исключительной сложности многих отношений, возникающих в Сети, и недостаточности опыта российских судей в рассмотрении споров в сфере интеллектуальной собственности. C учетом этого, было бы желательным принятие в России законодательного акта, учитывающего положения Рекомендации ВОИС по охране товарных знаков и иных прав на средства индивидуализации в сети Интернет. Это может быть как специальный законодательный акт, так и закон, вносящий изменения и дополнения в ныне действующий Закон о товарных знаках. Благодаря высокому уровню и глубокой проработке положений Рекомендации ВОИС, задача российского законодателя значительно упрощается.

Следующей серьезной проблемой, которая проистекает из территориального характера прав промышленной собственности, является сосуществование прав разных правообладателей на идентичные или сходные до степени смешения знаки в разных государствах^[145]. Подобное, конечно, возможно не только в цифровых сетях, но, так как Интернет не знает национальных границ, вероятность и острота конфликта между правообладателями по поводу использования знака значительно повышается. Аналогичная ситуация может возникнуть и в том случае, если кто-либо использует знак в своем государстве просто потому, что в данном государстве этот знак никем не зарегистрирован.

К обоих случаях оба лица, использующих знак, добросовестны и действуют в полном соответствии с законодательством своих государств. Но они, тем не менее, смогут подать друг против друга иски о запрещении использования! знака в Интернете в своих государствах и выиграть дело. Однако, решение о запрещении; использования знака; в Интернете будет, несомненно, касаться территории; не только того государства, в котором оно вынесено и, как следствие, слишком сильно ущемит права ответчика - добросовестного пользователя знака.

Поясним данную проблему на примере из судебной практики. В октябре 1996 г. французский суд рассмотрел дело SG2 против Krokat Informa- tionssysteme Gmbh^m. Французский; владелец; зарегистрированного во Франции (но не в Германии) товарного знака подал иск во французский суд о запрещении! ответчику (немецкой; компании) использовать в Интернете аналогичный товарный знак, зарегистрированный ответчиком для тех же групп товаров и услуг в Германии. Немецкий ответчик никогда не продавал своих товаров и не оказывал услуг во Франции и использовал товарный знак только на немецком сайте (brokat.de).

Несмотря^ на это, Апелляционный суд г. Нанта; признал себя имеющим юрисдикцию по данному делу на основании ст. 5 ( 3)^{[146] [147]} Брюссельской; конвенции; по; вопросам юрисдикции и принудительного исполнения, судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров от 27 сентября; 1968 г. Суд решил, что, так как во Франции возможен доступ к этому сайту, то деликт (нарушение прав истца на товарный знак) имел место во Франции; следовательно, ущерб тоже нанесен во Франции; На основании этого французский; суд вынес решение; о запрете ответчику использовать, товарный знак в Интернете, несмотря на то, что ответчик имел право на данный знак. Хотя;данный судебный запрет имел «глобальные» последствия, которые распространялись на территорию не только Франции, а всех государств мира, включая Германию, суд решил, что такая мера является необходимой, так как иначе интересы истца останутся без защиты.

В рассмотренном случае охраняемое право имеет территориальный характер, но, несмотря на это, последствия вынесения судебного запрета были столь же глобальны, как и сам Интернет, что грубо нарушило права и законные интересы немецкого правообладателя. Специалисты сразу же отметили абсурдность такого подхода при определении судом мер правовой защиты интересов правообладателя и его опасность для дальнейшего развития Интернета и электронной торговли.

Стала очевидной необходимость согласования интересов добросовестных пользователей в сфере охраны знаков в сети Интернет. Кроме того, потребовалось создать такие средства правовой защиты, которые бы позволяли защитить интересы правообладателя в рамках той территории, на которой знак пользуется охраной, избежав при этом вынесения решений, имеющих «глобальные» последствия, подобные описанным выше.

Для согласования интересов добросовестных “ пользователей Глава V Рекомендации ВОИС вводит специальную процедуру уведомления с це- ^[148] лью избежания конфликтов (notice and avoidance of conflict). Данная процедура заключается в том, что лицо, использующее знак в Интернете в государстве - участнике (использование знака «привязывается» к территории государства в соответствии со ст. 2 и 3 Рекомендации ВОИС) в любом случае не может нести ответственность за возможное нарушение в этом государстве прав других лиц на этот знак до того, как получит уведомление о нарушении. Требования к содержанию и форме уведомления установлены ст. M Рекомендации. Направляет его, как правило, лицо, имеющее право на данный знак в данном государстве. Положения этой статьи применяются, впрочем, не всегда, а только при условии, что:

1. Пользователь знака имеет право на данный знак в другом государстве, или использует знак с согласия правообладателя, или на ином основании (например, просто если в государстве пользователя права на этот знак никому не принадлежат) в соответствии с правом того государства, с которым пользователь имеет тесную связь (п. (і) ст.9).

2. Пользователь приобрел права на данный знак и использует его добросовестно.

3. Пользователь знака предоставил в связи с использованием знака: в Интернете необходимую информацию для связи (это нужно для того, чтобы можно было направить ему уведомление о нарушении).

Как следствие, добросовестный пользователь знака должен быть освобожден от ответственности за любой ущерб; причиненный правообладателю до момента получения пользователем уведомления о нарушении: Кроме того, из положений ст.9 вытекает, что владелец домена не обязан вести глобальный поиск правообладателей перед тем, как решиться на использование знака в Сети.

2. Злоупотребляет ли пользователь знака путем его использования чужой репутацией, и не наносит ли он ущерба различительной способности или репутации знака, права на который принадлежат другому лицу (п. 2 данной статьи, очевидно, относится прежде всего к недобросовестной конкуренции в смысле ст. 10 bis Парижской конвенции).

После получения уведомления о нарушении, пользователь знака должен принять определенные меры для избежания конфликта. В случае их принятия, он освобождается от ответственности и в дальнейшем, и может продолжать использовать знак в Интернете.

Меры, которые должны быть предприняты* пользователем знака, регламентированы ст. 10 РекомендацииВОИС. В случае получения*уведомления; пользователь обязан; сообщить лицу, отправившему уведомление, о наличии одного из обстоятельств, указанных в п. (і) ст. 9, включая имеющие отношение к делу сведения о своих правах на данный знак или об основании, на котором он использует этот знак. После этого пользователь должен- незамедлительно принять разумные меры к тому, чтобы избежать, наступления коммерческих последствий в государстве, о котором: говорит- ся в уведомлении, или к тому, чтобы избежать нарушения прав, о которых говорится в уведомлении* Конкретно эти = меры не определены, говорится лишь о том; что они должны быть разумными. Следовательно, нельзя требовать от пользователя принятия мер, которые необоснованно осложнят осуществляемую им коммерческую деятельность (например, нельзя требовать полного прекращения использования знака в Интернете).

Окончательно меры; принимаемые в соответствии со ст. 10, должны* быть определены самим пользователем, в том числе с помощью переговоров с лицом, являющимся правообладателем в данном государстве: Bfчастности; могут быть приняты меры, указанные в ст. 14 Рекомендации ВОИС, то есть те же меры, какие может предписать компетентный: орган государства*- участника в своем решении по спору между пользователем знака в Интернете и правообладателем в этом государстве (см. ниже). Если правообладателя не устроят принятые: пользователем меры, то он может обратиться в суд или иные органы; полномочные рассматривать такой спор.

В дополнение к ст. 10; ст. 12 рекомендует государствам*- участникам (очевидно, на основе широко сложившейся в Интернете практики) признавать в качестве разумной и эффективной меры, принимаемой в соответст

вии со ст.10, дискламацию знака пользователем. Данная мера в основном аналогична установленной в ст.З(Ь)(іі). Правда, территориальный отказ от права по ст. 12 отличается от аналогичной меры по ст.З прежде всего тем, что в ст.З он представляет собой меру предосторожности, предпринимаемую пользователем знака, который, возможно, и не знает о существовании иных правообладателей. Согласно ст. 12, отказ от права является мерой, исключающей ответственность пользователя. Поэтому пользователь обязан не только выполнить требования к дискламации, установленные ст.З, но и сделать ясное и недвусмысленное заявление в связи с использованием знака о том, что он никак не связан с конкретным правообладателем и о том, что он не собирается поставлять товары (или оказывать услуги) в государство, которое названо в уведомлении о нарушении.

Таким образом, Рекомендация ВОИС предусматривает более-менее эффективный механизм согласования интересов добросовестных пользователей знаков в Интернете. По крайней мере, в Рекомендации изложен, пожалуй, наиболее реалистичный и эффективный из возможных в настоящее время подходов к согласованию интересов правообладателей.

Что же касается территориально ограниченных средств правовой защиты, позволяющих избежать вынесения правоприменительными органами решений, имеющих «глобальные» последствия (т.е. последствия, не ограниченные территорией того государства, в котором соответствующий знак пользуется охраной), то они предусматриваются главой Vl Рекомендации ВОИС.

Ст. 13 устанавливает общий принцип пропорциональности мер защиты коммерческим последствиям использования знака на территории данного государства. Таким образом, выносимое судом или иным компетентным органом решение должно предусматривать применение только таких мер правовой защиты интересов истца, которые, во-первых, имеют территориально ограниченные последствия своего применения (то есть их последствия распространяются только на территорию того государства, суд

которого вынес решение), а во-вторых, пропорциональны (по своим последствиям для коммерческой деятельности ответчика) тем коммерческим последствиям, которые деятельность ответчика имела на территории соответствующего государства.

П. 1 ст. 14 конкретизирует это положение, подчеркивая, что целью применения средств правовой защиты должно быть только избежание коммерческих последствий в данном государстве и избежание нарушения прав владельца знака или акта недобросовестной конкуренции. Применение данного принципа должно помочь избежать ситуаций, сходных с той, которая возникла после вынесения решения французским судом в деле SG 2 против Brokat Informationssysteme Gmbh.

Рекомендация ВОИС не только устанавливает общий принцип для определения мер ответственности пользователей знаков в сети Интернет, но и предлагает ряд мер, наилучшим способом учитывающих специфику трансграничных цифровых сетей.

Во-первых, ст. 13 (3) рекомендует предоставлять ответчику право до вынесения решения по существу дела самому предлагать к применению такие средства защиты, которые будут, с одной стороны, эффективны и, с другой стороны, наиболее приемлемы для ответчика.

Во-вторых, ст. 14 (2) предлагает конкретный перечень мер правовой защиты, которые могут использованы правоприменительным органом при разрешении дела о нарушении прав на средства индивидуализации в Интернете:

1. Ясное и недвусмысленное заявление в связи с использованием знака в Интернете о том, что пользователь знака никак не связан с лицом, обладающим правом на знак в данном государстве (дискламация знака). Отличие дискламации в соответствии со ст. 14 от аналогичной меры, предусмотренной ст. 12, заключается в том, что здесь дискламация применяется по решению суда или иного компетентного органа. Таким образом, этот орган вправе определить конкретный способ и форму осуществления дис- кламации, в частности, язык, на котором должно быть сделано заявление.

2. Ясное и недвусмысленное заявление в связи с использованием знака в Интернете о том, что пользователь обязуется не предоставлять предлагаемые товары или услуги в данном государстве.

3. Обязанность запрашивать у покупателей перед доставкой: им товара (оказанием услуги) о том, не находятся ли они в данном государстве, и, если да, то отказывать им в продаже товара (оказании услуги).

4. Создание в Интернете общей страницы доступа (gateway web page) - страницы, с которой возможен доступ на сайты обоих правообладателей. Данная мера защиты основана на специфической для сети Интернет практике. Суть ее в том, что в случае спора двух правообладателей по поводу использования знака в Интернете, возможно создание общей страницы, с которой осуществляется доступ: на страницы каждого из правообладателей в отдельности.

Наконец, ст. 15 устанавливает ограничения на запреты использования знаков в Интернете. Так как Интернет имеет глобальную природу, то запрет использования знака в Сети неизбежно будет иметь последствия во всех государствах мира, что, как правило, крайне нежелательно (в качестве примера можно привести все то же дело SC}2 против Brokat Informa- tionssysteme Cmhh).

Общий принцип, установленный ст. 15 (1), заключается в том, что компетентный орган того государства, в котором произошло нарушение, должен, когда это только возможно, избегать применения таких средств правовой защиты, которые могут привести к полному запрету (для конкретного лица) дальнейшего использования знака в Интернете. Ст. 15 (2) категорически запрещает применение подобных мер по отношению к добросовестному пользователю. Вместе с тем, применение «глобальных за-

претов» по отношению к недобросовестным пользователям, в частности, к «киберпиратам»^[149], не исключается.

Завершив рассмотрение материально-правовых проблем охраны знаков в сети Интернет, перейдем к вопросам коллизионного регулирования. Право какого государства должен применять суд при рассмотрении трансграничных споров о нарушении прав; на средства индивидуализации в Интернете? C одной стороны, как уже говорилось выше, сочетание принципов территориальности и национального режима логически ведет к применению в отношении объектов; права интеллектуальной собственности права страны, в которой испрашивается защита (т.е. страны, суд которой рассматривает дело) - lex fori^[150]. C другой стороны, на наш взгляд, применение lex fori при регулировании отношений по использованию средств индивидуализации в Интернете может быть не всегда оправдано в первую очередь по причине того, что степень унификации материальных норм законодательства: о товарных знаках и иных средствах индивидуализации значительно ниже по сравнению с законодательством об авторском праве и смежных правах.

Кроме того, благодаря наличию рассмотренных выше критериев, позволяющих «привязать» использование знаков в Интернете к национальной территории, осуществление «территориальной локализации» отношений по использованию знаков в Сети представляется более простой задачей, чем «территориальная локализация» отношений по использованию объектов авторских и смежных прав.

Возможность «территориальной локализации» отношений по использованию знаков в Сети приводит к возможности применения для регулирования соответствующих отношений права государства, в котором такое использование имеет место (разновидность «классической» формулы прикрепления lex loci actus). Наиболее обоснованным использование lex loci

actus выглядит в ситуациях, когда права на знак принадлежат одному и тому же лицу в разных государствах. Дело в том, что, если правообладатель обращается в суд одной страны по вопросу об использовании знака сразу в нескольких странах (если знак используется в Интернете, вероятность такой ситуации весьма высока), то такое дело в силу строгой территориальности прав на знаки будет фактически состоять из нескольких эпизодов - использования знака в каждой из стран. В таком случае по каждому из эпизодов суд сможет применить право, наиболее тесно связанное с отношением;

Вместе с тем, представляется нецелесообразным отказываться от возможности применения судами lex fori при рассмотрении дел о знаках - в первую очередь по причине строгой территориальности прав на большинство видов средств индивидуализации.

Таким образом, на наш взгляд, коллизионно-правовое регулирование отношений в сфере использования знаков в Интернете должно строиться следующим;образом: в качестве основной формулы прикрепления следует

ЛПС -

использовать lex fori, а в качестве субсидиарной привязки может выступать lex loci actus (в данном случае - право страны, в которой имеет место использование знака). Применяться субсидиарная привязка может, например, в тех случаях, когда правообладатель имеет права в отношении знака в нескольких государствах и обращается в суд одного из них в связи с использованием знака сразу в нескольких странах. В таком случае в отношении использования знака в стране места нахождения суда целесообразно будет применять lex fori, а в отношении использования в иных странах - lex loci actus.

^2tb Субсидиарная привязка формулирует одно или несколько правил выбора права, применяющихся тогда, когда главное правило по каким-то причинам не было применено или оказалось недостаточным для выбора компетентного правопорядка. См.: Международное частное право. Учебник под ред. Дмитриевой її.К. M.: Проспект, 2003. С. 124.