§ 4. Охрана средств индивидуализации при их регистрации в качестве доменных наименований

Существенная особенность правовой охраны знаков при их регистрации в качестве доменных наименований заключается в том, что такая охрана строится по большей части на основе судебной и арбитражной практики, основанной, в свою очередь, на применении по аналогии или на толковании национального законодательства и международных договоров.

C точки зрения теории гражданского права, доменное наименование является достаточно специфическим объектом прав, так как они имеют ценность только в киберпространстве и отдельно от него, в «реальном мире», не существуют²⁰⁶. При этом доменные наименования используются для индивидуализации участников хозяйственного оборота, товаров, работ и услуг. Кроме того, доменные наименования, в отличие от товарных знаков и знаков обслуживания, не проходят государственной регистрации; при их регистрации не проверяется степень их смешения со средствами индивидуализации, права на которые принадлежат иным лицам; в отношении доменных наименований не применимо такое понятие как приоритет (так как двух совершенно одинаковых доменов просто не может быть). Кроме

²⁰⁶ Ананько А. Объекты гражданских прав в электронном пространстве. Текст см.: http://russianlaw.net/law/doc/al22.htm

Об особенностях доменных наименований как объектов гражданских прав также см.: Немец Ю.Л. Наименование домена в Интернете - новый объект права интеллектуальной собственности. Дисс. канд. юридических наук. M.: 2004.

того, нельзя с полной уверенностью говорить о том, что доменное имя является объектом права интеллектуальной собственности - просто потому, что законодательство большинства государств не упоминает доменные имена в перечне объектов интеллектуальной собственности.

Использование знаков в качестве наименований ДВУ лицами, не являющимися правообладателями в соответствующем государстве, создает целый ряд правовых проблем. Причиной возникновения этих проблем является то, что в одном ДПУ можно зарегистрировать только один ДВУ. Например, может существовать только один домен «vvvvw.microsoft.com» . По понятным причинам, домены, зарегистрированные в ДПУ «.сот», пользуются наибольшей популярностью у коммерческих организаций, а в доменах, зарегистрированных в НДПУ, предпочитают осуществлять регистрацию те предприниматели, которые планируют распространить свою деятельность на территорию соответствующего государства^{[151] [152]. Таким образом, если доменное имя уже занято, то регистрация такого же имени другим пользователем становится технически невозможной. Описанное свойство доменных наименований можно назвать их исключительностью в том смысле, что регистрация одним лицом определенного доменного имени исключает регистрацию такого же имени другим лицом. При этом, регистрация в одних ДПУ может оказаться для правообладателя гораздо более выгодной, чем в других. Проиллюстрировать ситуацию можно одним статистическим примером: на 1997 г. в мире существовало около 100 000 товарных знаков, включающих в себя слово «prince» (принц), но при этом может существовать только одно доменное имя prince.сот[153].}

Ситуацию усугубляет еще и то, что, если в «реальном мире» знаки разных правообладателей в разных странах (а равно в отношении разных товаров и услуг) могут вполне успешно сосуществовать, то исключительность доменных наименований носит глобальный характер. Как следствие, значимость доменного наименования в качестве средства индивидуализации для предпринимателей и юридических лиц может быть даже выше, чем значимость товарного знака, особенно в; том случае, когда соответствующий субъект осуществляет деятельность в нескольких странах^[154].

Итак, какие же специфические правовые проблемы создает регистрация знаков, а точнее, текстовых элементов знаков, в качестве доменных наименований?

В первую очередь, это ситуация так называемого «киберзахвата» или «киберииратства» (cybersquatting) , когда лицо, не обладающее какими - либо правами на использование знака, регистрирует в качестве ДВУ текстовый элемент знака (или фирменного наименования), принадлежащего другому лицу. Часто после этого «киберпират» предлагает законному правообладателю уплатить определенную сумму за передачу ему домена. В данном случае лицо, регистрирующее домен, действует явно недобросове- стно и каких-либо прав на использование знака у него нет . Аналогичная ситуация имеет место в тех случаях, когда чужой товарный знак (фирменное наименование) регистрируется в качестве домена с целью дискредитации продукции правообладателя или введения покупателей в заблуждение относительно характера, свойств, способов изготовления и качества товаров, в том числе и для того, чтобы выдать свои товары за товары правообладателя (недобросовестная конкуренция в смысле ст. 10 bis Парижской конвенции). Общим и для «киберзахвата» и для недобросовестной конкуренции является недобросовестность лица, регистрирующего доменное имя.

Проиллюстрируем данную ситуацию примером из судебной практики. В 1998 г. суд Великобритании рассмотрел дело British Telecommunications, Plc et al. против One In A Million Ltd. Ответчик зарегистрировал целый ряд фирменных наименований и товарных знаков в качестве доменных наименований и предложил продать их правообладателям.

²¹¹ См.: Barret M., Op. cit., Р. 163; LiRocchi M:V. Trademarks and internet Domain Names in the Digital Millennium // UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs, 2000. P.8.

Существует и разновидность добросовестного киберзахвата - регистрация в качестве доменных наименований слов или фраз, которые, возможно, понадобятся субъектам хозяйственной деятельности в будущем (в настоящее же время не существует идентичных или сходных с ними до степени смешения знаков). Очевидно, что если в настоящее время такого знака нет, то нельзя говорить и о нарушении прав на этот знак. См. об этом Monica Kilian, Op. cit.,

§П.

наименований. Суд полностью удовлетворил требования истцов на том основании, что подобная регистрация может ввести потребителей в заблуждение относительно того, кому принадлежат права на соответствующие знаки.

Аналогичными были и решения американских судов в отношении деятельности одного из^ самых известных «киберпиратов» Дениса Тоэппе- на, который зарегистрировал на свое имя в качестве доменных наименований целый ряд широко известных знаков (deltaairlines.com,

л і

bntishairways.com, panavision.com, ussteel.com и др.) . Причем в деле Panavision Тоэппен попытался придать своим действиям вид добросовестных, разместив на сайте www.panavision.com фотографии города Pana в штате Иллинойс '. После этого он утверждал, что использует домен не для коммерческих целей и, таким образом, никак не нарушает прав Panavision Ltd^{[155] [156] [157] [158]}. Однако, так как он предложил Panavision Ltd. продать ему домен за 13 тыс. долларов, суд решил, что Тоэппен пытался использовать домен в целях извлечения прибыли; Требования истца были удовлетворены.

Аналогичные решения в сходных ситуациях принимались и судами

216

государств, относящихся к континентальной правовой системе .

Что касается российской .судебной системы, то и она уже столкнулась с проблемой неправомерной регистрации знаков в качестве доменных наименований. В 1999 г. корпорация «Истман Кодак Компани» обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском против индивидуального предпринимателя Грундулу А.В. о запрещении использовать товарный знак «Kodak», зарегистрированный на имя истца (в том числе и на территории РФ), в доменном имени страницы ответчика в сети Интернет. На данной странице содержалась информация о деятельности Грундулу Л.В., а вовсе не компании «Кодак». Арбитражные суды отказали правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет²¹⁷. И только Президиум Высшего арбитражного суда РФ своим постановлением от 16 января 2001 г. № 1192/00²¹⁸ отменил все ранее вынесенные решения по данному делу. Президиум отметил, что выводы нижестоящих судов противоречат нормам Закона РФ о товарных знаках, в частности, пунктам 1 и 2 ст. 4 Закона, а также ст. 10 bis Парижской конвенции.

Президиум подчеркнул, что «отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий правонарушением.» Кроме того, суд отметил, что «доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость».

Был отмечен ряд серьезных недостатков ранее вынесенных решений по делу, так как арбитражные суды не исследовали вопрос о возможном смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца, не оценили возможность получения предпринимателем экономической выгоды от размещения в Интернете страницы с доменным именем, повторяющим общеизвестный товарный знак, тем более, что товары и услуги ответчика относятся к тому же классу, что и товары и услуги фирмы «Кодак».

" На тот момент Закон РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров не содержал каких-либо норм, относящихся к использованию товарных знаков в Интернете, в том числе, в качестве доменных наименований.

²¹⁸ Вестник ВАС РФ, 2001, № 5.

прос о возможности квалифицировать действия ответчика в качестве недобросовестной конкуренции; не предпринято попыток установить, пытался ли Грундулу А.В. продать доменное имя правообладателю, и существовала ли на сайте информация о принадлежности прав на товарный знак другому лицу. В итоге Высший Арбитражный Суд направил дело на новое рассмотрение .

Впрочем, в более поздних решениях по данной категории*дел суды РФ⁽ удовлетворяли требования истцов. В частности, в споре между ООО «Квелле Акциенгсзелыиафт» и ООО «Торговая фирма Тандем - Ю» и ООО «ВНПФ Галс» о прекращении незаконного использования фирменного наименования и товарного знака, и о передаче домена «quelle.ru», суд удовлетворил исковые требования о прекращении? незаконного использования* товарного знака «Quelle» в Интернете любым і способом, в * том і числе в виде доменного наименования «quelle.ru».

В целом, по результатам* анализа* судебной* практики можно согласиться с выводом о негативном отношении судов почти всех государств к недобросовестной регистрации*знаков в качестве доменных наименований. Как правило, суды выносят решения о том, что такие действия» нарушают исключительные права* владельца знака . Правда; знак для этого должен пользоваться охраной* на территории того государства, в суд которого поступило обращение.

Несмотря на наличие;■ достаточно единообразной;судебной*, практики, для обеспечения; стабильности* «сетевых» отношений потребовалось принятие специального законодательства; США стали* первым* государством ^{[159] [160] мира[161] [162], которое приняло закон? о борьбе с «киберпиратством». 29 ноября 1999 г. президент Клинтон подписал Акт по защите потребителей от ки- берпиратства (далее - Акт). Акт вступил в силу. Ошзапрещает регистрацию, куплю-продажу и использование доменных наименований; идентичных или сходных до степени смешения со знаками, права; на которые принадлежат другим лицам, а также наименований, умаляющих различительную способность таких знаков; На наш взгляд, основные подходы? к борьбе с киберпиратством; изложенные: в Акте, могут быть рекомендованы в;качестве примера при?разработке соответствующих правовых норм? отечественным? законодателем; Основные положения? Акта можно подразделить на ряд категорий:;}

Акт по защите потребителей от киберпиратства предусматривает перечень, обстоятельств; свидетельствующих: о добросовестном использовании товарного знака в качестве доменного наименования:

1. Лицо,, зарегистрировавшее доменное наименование, имеет какие- либо права на обозначение, положенное в его основу.

2. Доменное наименование совпадает с именем (наименованием) лица, зарегистрировавшего домен; либо с его признанным псевдонимом;

3: Лицо; зарегистрировавшее домен; использовало это наименование ранее в:связи? с добросовестными:действиями? по продаже товаров (оказанию услуг);

4. Лицо, зарегистрировавшее домен, использует товарный* знак на? сайте, имеющем это доменное; имя, добросовестно или? в некоммерческих целях. Примером такого использования? может быть добросовестный сравнительный анализ качества товаров или услуг, критика, обзоры? новостей и

Т.П;

К обстоятельствам, свидетельствующим о недобросовестном использовании чужого знака в качестве доменного наименования, относятся:

. 1. Попытка лица, зарегистрировавшего домен, привлечь таким образом клиентуру правообладателя к сайту, который может нанести ущерб репутации фирмы и стоимости знака, как в целях получения прибыли (за счет репутации чужого знака), так и в целях необоснованной дискредитации продукции правообладателя или введения покупателей в заблуждение относительно финансирования или принадлежности данного сайта. Примером может послужить ситуация, когда сайт регистрируется для привлечения потребителей, желающих приобрести товары правообладателя, для продажи им низкокачественных товаров или для того, чтобы обма-

223

ном выведать у них номера кредитных карт и т.п. .

2. Предложение лицом, зарегистрировавшим не принадлежащий ему знак в качестве доменного наименования, этого наименования к продаже правообладателю или третьему лицу.

3. Предоставление лицом, зарегистрировавшим домен, недостоверной информации для связи (киберпираты зачастую не предоставляют достоверной информации для связи, чтобы было труднее определить надлежащего ответчика).

4. Регистрация лицом целого ряда доменных наименований, идентичных или сходных со знаком, права на который принадлежат другому лицу (это может свидетельствовать о желании киберпирата захватить как можно больше ДВУ, чтобы осложнить регистрацию домена законному правообладателю).

223

См.: Barret M., Op. cit., Р. 165

5. Общеизвестность знака, используемого в качестве доменного наименования (чем выше степень известности знака, тем болыие вероятность того, что лицо, регистрирующее домен, действуют недобросовестно)²²’.

В целом, можно согласиться с М: Баррет, утверждающей; что Акт обеспечивает достаточно сбалансированный? подход при согласовании законных интересовїправообладателейt и добросовестных пользователей знаков приихиспользованииш качестве доменных наименований²²⁵.

Еще одним значимым; нормативным документом; посвященным вопросам охраны прав на доменное наименование, является Единообразная политика разрешения споров о доменных именах ’ (далее - Политика разрешения; доменных споров). Политика? разрешенияшоменных споров была? разработана и принята в; октябре 1999 г. Международной корпорацией по распределению адресного пространства сети; Интернет (ICANN), которая осуществляет техническую деятельность в области распределения адресного пространства сети? Интернет и обеспечения функционирования IP- протоколов таким образом; чтобы; каждый; пользователь Интернета мог применять единую систему доменных наименований. Это осуществляется, в частности, путем; координации?и надзора за деятельностью по распределению Интернет-адресов и доменов первого уровня (ДПУ), таких, как .сот, .org, biz и др.²²⁷. Функции ICANN очень серьезны. Некоторые специалисты даже подвергли; критике избыточность полномочий? ICANN. Так, Д. Пост отметил, что от ICANN? фактически: зависит «жизнь и смерть» Интернета, так как «если ваше имя и адрес не могут быть обнаружены ... сервером; вы

, «>

“ Подробнее об этом; равно как и причинах указания в Акте о защите потребителей от киберпиратства именно этих обстоятельств, см.: Barret Op cit., Р. 166

²²⁵ Ibid^ Р. 165

~ Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Текст см.:

www.icann.org/udrp/udrp.htm

²²⁷ См.: http://www.icann.org/general;

просто не существуете - по крайней мере, в Интернете» . Кроме того, так как ICANN представляет собой юридическое лицо по праву штата Калифорния (США), то всегда существует опасность, что при подаче иска против ICANN в суде США, внутренне право США может де-факто превратиться в административное право для сети Интернет²²⁹. В любом случае, влияние ICANN на развитие и функционирование сети Интернет продолжает оставаться значительным. Как следствие, Политика разрешения доменных споров широко применяется в отношении тех сегментов сети Интернет, на которые ICANN оказывает наибольшее влияние, в частности, при разрешении споров в отношении ДПУ.

Политикой разрешения доменных споров создана система внесудебного урегулирования споров о регистрации доменов с недобросовестными намерениями . Применение Политики разрешения доменных споров осуществляется следующим образом: владельцы доменов при их регистрации заключают договоры о регистрации доменов со специально уполномоченными (аккредитованными) ICANN регистраторами доменных имен. В соответствии с указанными договорами, споры о доменных именах и их использовании подлежат разрешению в соответствии с Политикой. Решение в соответствии с Политикой принимается по специальным процедурным правилам (ссылка на них также содержится в договоре о регистрации домена) - Правилам Единообразной политики разрешения доменных спо-

Post D. Governing Cyberspace: "Where is James Madison when we need him?" Текст см.: http://www.icannwatch.org/archive/goveming_cyberspace.htm ²²⁹ Cm.: Charlesworth A. The Governance oflntemet in Europe. In: The Internet, Law and Society. Ed. by Akdeniz Y., Walker C. and Wall D. Great Britain: Parsons Education Limited^ 2000. P.58.

О Политике разрешения доменных споров, см.: Серго А.Г. Пути разрешения конфликтов, возникающих при использовании доменных имен в сети Интернет. Дисс. канд. юридических наук. М, 2004. С. 89,122; Минков А.М. О бедном домене замолвите слово // Люди дела, 2002, № 8; его же, Рассмотрение споров о доменных именах в соответствии с процедурой UDRP. M.: WoltersKluwer, 2004; Королев Д., Наумов В. Процессуальный статус UDRP b России: возможности и парадоксы // Патенты и лицензии, 2003, № 4.

ров²³¹. Разрешение таких споров осуществляется специально уполномоченными IGANN органами, наиболее известный из которых - Центр BOHG по арбитражу и посредничеству. На наш взгляд, разрешение спора в соответствии; с Политикой представляет собой процедуру третейского (арбитражного) разрешения споров.

Однако, по мнению В.Б. Наумова; это не так. Он указывает на то, что классическое; третейское (арбитражное) разбирательство осуществляется между сторонами, которые заключили; между собой договор с включенной в него арбитражной оговоркой; являющейся правовой основой для рассмотрения спора арбитражем или. третейским: судом²³². На основании же Политики разрешения доменных споров, рассматриваются споры между лицом; давшим согласие на рассмотрение спора о доменном; наименовании в соответствии; с Политикой в договоре о регистрации домена (такой договор заключается с регистратором; домена) и; заявителем, не являющимся стороной договора о регистрации домена (в качестве заявителя; как правило, выступает обладатель прав на товарный; знак)²³³. Таким образом, по мнению В.Б. Наумова; рассматривать.включенное в договор о регистрации; домена положение о разрешении спора в соответствии с Политикой в качестве арбитражной оговорки вряд ли возможно, так как договор (соответственно, и оговорка) заключается не между истцом; и? ответчиком; а между ответчиком и третьим лицом.

На наш; взгляд, с данным мнением сложно согласиться. Как известно, арбитражное соглашение может быть заключено путем обмена исковым заявлением и отзывом ша; иск, в которых одна; из сторон утверждает о нал и- “ Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy. Текст см;: www.icann.org/udrp/udrp-rules-24 oct99 .htm;

²³² Об арбитражном соглашении см.; Международное частное право. Учебник под ред. Дмитриевой Г.К. M.; Проспект, 2003. G. 640-652; Лунц JI.A. Курс международного частного права. M.: GnapK, 2002. С. 941-943.

²³³ Королев Д., Наумов В. Процессуальный статус UDRP в России: возможности и парадоксы // Патенты и лицензии; 2003, № 4.

чии соглашения, а другая против этого не возражает^{[163] [164] [165] [166] [167]. Из текста Нью- Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. , так же как и Европейской конвенции о}

т

Л ДЛ

внешнеторговом арбитраже 1961 г. ' , и Межамериканской; конвенции о международном; коммерческом; арбитраже 1975 г. , не следует невозможность, заключения* арбитражного соглашения между сторонами таким путем; Не исключает этого и Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» № 5338-1 от 7 июля 1993 г. Более того, право некоторых государств допускает заключение арбитражных соглашений путем конклюдентных действий^[168]. Наконец, широко распространенным в настоящее время является принцип «компетенции компетенции» арбитров, в соответствии; с которым; арбитраж имеет право сам; вынести вопрос о своей; компетенции или о наличии и действительности арбитражного соглашения с тем, однако, что указанное решение может быть впоследствии обжаловано в компетентном государственном суде в соответствии с законом страны суда^[169].

Кроме того, Политика разрешения доменных споров содержит правила о возможности судебного пересмотра решений, принятых в соответствии C По л итикой (раз де л к Политики).

На основе: вышесказанного, можно сделать вывод о том, что процедура рассмотрения споров;в соответствии с Политикой является арбитражным (третейским) разбирательством, хотя: и имеющим свою специфику,

выражающуюся, прежде всего, в возможности судебного пересмотра принятого решения.

Политика разрешения доменных споров, в отличие от Рекомендации BOHG, не содержит каких-либо правил, направленных на привязку использования знака в Интернете к государственной территории.

В Политике разрешения доменных споров также изложен перечень обстоятельств, свидетельствующих о том, что регистрация доменного имени осуществлена недобросовестно. К таким обстоятельствам относятся:

1. Регистрация доменного имени в первую очередь в целях продажи, сдачи в аренду или иной возмездной передачи истцу, являющемуся владельцем товарного знака или знака обслуживания; либо конкуренту истца.

2. Регистрация доменного имени для того, чтобы воспрепятствовать владельцу товарного знака или знака*обслуживания отобразить соответствующий знак в доменном наименовании.

3. Регистрация доменного имени преимущественно с целью причинить ущерб деятельности конкурента.

4. Регистрация доменного имени для того, чтобы привлечь пользователей сети Интернет к сайту (или иному размещенному в Интернете документу) путем создания смешения со знаками, принадлежащими истцу, в отношении финансирования, принадлежности или аффилированности данного сайта.

В целом, подход Политики разрешения доменных споров и Акта по защите потребителей от киберпиратства к определению недобросовестного использования знаков во многом совпадают, хотя перечень обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестном использовании, в Акте шире.

Акт о защите потребителей от киберпиратства устанавливает весьма оригинальный подход к определению судебной юрисдикции по спорам о регистрации знаков в качестве доменных наименований. Так как киберпираты зачастую предпринимают меры к тому, чтобы не быть установленными (тогда нет и надлежащего ответчика), Акт допускает предъявление иска не к конкретному лицу, а в отношении самого доменного наименования (так называемая «вещная юрисдикция» - in rem jurisdiction). Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, истец должен доказать, что он проявил должную старательность для установления ответчика, но, несмотря на предпринятые меры, не смог это сделать (sec. 3002 (2)(А)).

Кроме того, Актом предусмотрены и средства; правовой защиты по данной категории споров (Sec. 3003). К ним относятся: судебный? запрет, возмещение убытков, включая упущенную выгоду, взыскание судебных издержек, либо взыскание альтернативной законной неустойки в размере от $ 1000 до S 100,000 на одно доменное наименование (конкретный размер определяется судом). Кроме того, суд в любом случае вправе распорядиться? о конфискации, прекращении? или; передаче доменного наименования правообладателю.

Наконец, Акт предусматривает ряд изъятий из гражданско-правовой ответственности за; неправомерную регистрацию знаков в качестве доменных наименований (Sec. 3004). Самым важным из них является правило об освобождении? от ответственности? органов и организаций; осуществляющих регистрацию доменных наименований? и управление в области такой регистрации. Четко установлено; что регистрирующие организации?не обязаны нести ответственность за действия других лиц? и?что ответственность за неправомерную регистрацию целиком? ложится на пользователя. Таким образом, регистраторы не обязаны вести поиск, аналогичный поиску, осуществляемому ведомствами по товарным? знакам? после получения заявки на регистрацию товарного знака: Не обязаны они и запрашивать заключения ведомств, осуществляющих регистрацию товарных знаков и иных средств индивидуализации.

Как мы видим, ограничение круга оснований для? привлечения к ответственности Интернет-провайдеров (включая регистраторов доменных наименований) за? нарушение прав интеллектуальной? собственности? пользователями их услуг представляет собой общую тенденцию как в сфере ох

раны авторских и смежных прав, так и в сфере охраны промышленной собственности в Интернете. Причины этого понятны - во-первых, не следует возлагать на провайдеров не свойственные им функции по надзору за соблюдением прав интеллектуальной собственности в Интернете, а во- вторых, возложение ответственности на провайдеров в случае, если их услуги использовались третьими лицами для нарушения прав интеллектуальной собственности, может самым негативным образом сказаться на развитии сети Интернет - просто в силу объема и масштабов оказываемых провайдерами услуг. Нетрудно заметить, что данный подход является общим применительно к охране как авторских и смежных прав, так и прав промышленной собственности в Сети, причем причины исключения ответственности провайдеров в целом аналогичны.

Следующая группа: проблем, возникающих при і регистрации знаков в качестве доменных наименований; в отличие от киберзахвата, наоборот, имеет место в ситуации, когда лицо, регистрируя доменное наименование, совпадающее с чужим знаком, действует добросовестно. Это возможно в тех случаях, когда лицо, регистрирующее домен, имеет право на соответствующий знак в своем государстве, либо, в соответствии с законодательством своей страны, может использовать знак, так как права на него (в этом государстве) не принадлежат никому. Именно в случае добросовестного использования знака в качестве доменного наименования возникают наиболее сложные юридические проблемы.

Одним из первых примеров спора между двумя обладателями прав на один и тот же знак было рассмотренное выше дело SG2 против Brokat In- formationssysteme Gmbh. Как уже отмечалось, подход французского суда к решению данного спора невозможно признать удовлетворительным. В указанном случае предметом спора был товарный знак как таковой.

Что касается споров, предметом которых являлось доменное наименование, то к таким спорам относится, например, дело Prince PIX’ против

Prince Sports Group, Inc.²⁴¹. В данном деле ответчик (производитель спортивного оборудования, США) попытался зарегистрировать домен «prince.com». Однако, истец (английская компания, занимающаяся информационными технологиями) уже зарегистрировал домены «prince.com» и «prince.co.uk». Prince PLC была владельцем товарного знака «Prince» по праву Великобритании. Компания Prince Sports Group, Inc. тоже была владельцем данного товарного знака как в США, так и в Великобритании, однако знак был зарегистрирован для товаров другого класса по Международной классификации товаров и услуг.

Prince Sports Group, Inc. направила Prince PLC письмо с требованием о прекращении использования домена и о его передаче, угрожая в противном случае обратиться в суд. Однако, Prince PLC опередила Prince Sports Group и подала иск о признании права в суд Великобритании. Суд иск о признании права удовлетворил, отметив, что Prince PLC - законный правообладатель и, так как товарный знак «Prince» зарегистрирован в Великобритании истцом и ответчиком для разных групп товаров, то его использование истцом не может повлечь за собой смешения в отношении товаров ответчика или введения покупателей в заблуждение. Так как истец зарегистрировал домен первым и является при этом законным обладателем прав на товарный знак, то он сохраняет и все права в отношении домена.

Однако, Prince Sports Group Inc. на этом не остановились, и еще до вынесения решения английским судом подали иск в суд США, который тоже иск удовлетворил - уже на том основании, что Prince Sports Group первыми зарегистрировали товарный знак (а не доменное имя). Таким образом, возникло два взаимоисключающих судебных решения, вынесенных в разных государствах.

По вопросу о соотношении прав на доменное имя с правом на товарный знак (и на иные средства индивидуализации), существуют две точки зрения.

241

LiRocchi M.V. Op. cit. Р. 31

Так, согласно первой точке зрения, разделяемой такими специали- стами, как В.В. Орлова и А.С. Кемрадж, доменное наименование не может рассматриваться как самостоятельное средство индивидуализации. В таком случае право на товарный знак рассматривается как однозначно приоритетное перед правом на доменное наименование. В частности, A.G. Кемрадж положительно отозвался об инициативе Роспатента о том, чтобы регистрация доменного наименования осуществлялась только после получения заключения Роспатента о том, что наименование, тождественное или сходное до степени смешения с доменным наименованием, не охраняется в качестве товарного знака иного лица и не подана заявка на регистрацию такого обозначения в качестве товарного знака иного лица. Правда, даже одобряя такой подход, А.С. Кемрадж заметил, что его реализация может привести к существенному затягиванию процесса регистрации и осложне- нию функционирования системы доменных имен .

Вторая— доминирующая в отечественной литературе - точка зрения заключается в том, что наименования доменов выступают в качестве самостоятельных средств индивидуализации. Данная точка зрения, если следовать ей строго, может привести тому, что домен может быть признан средством индивидуализации, вовсе не зависящем от товарных знаков, знаков обслуживания и т.д., что будет отвечать лишь интересам киберпиратов (ведь тогда не будет возможности требовать прекращения использования доменного наименования на основании того, что оно совпадает с товарным знаком, принадлежащем иному лицу).

*>

*■ " См.: Орлова В.В. Российский сегмент Интернета: политика использования // Патенты и лицензии, 2001, № 4. С.32.

²⁴³ См.: Кемрадж А.С. Использование адресного пространства: доменные имена, защита прав владельцев доменных имен, пресечение недобросовестной конкуренции в области использования доменных имен. В кн. Кемрадж А.С., Головерова Д.В. (ред.) Правовые аспекты использованияИнтернет- технологий. M.: Книжный мир, 2002. С. 54.

В принципе, указанные точки зрения были подробно рассмотрены в работах Ю.Л. Йемена и А. Осокина , поэтому здесь дано лишь их краткое изложение без приведения дополнительной аргументации.

Применительно к разрешению споров об использовании доменных наименований в Интернете, на основе анализа судебной практики можно выделить все те же основные точки зрения:

Первый подход - приоритет прав на товарный знак (знак обслуживания, фирменное наименование) перед правом на доменное наименование. В таком случае, в споре двух добросовестных пользователей о принадлежности домена решение будет вынесено в пользу лица, которое первым зарегистрировало товарный знак (знак обслуживания и т.д.). В рассмотренном выше деле такой подход применил американский суд.

Второй подход - признание доменного наименования в качестве самостоятельно средства индивидуализации, не зависящего от прав на товарный знак. В таком случае в споре двух добросовестных пользователей доменное наименование будет оставлено за тем из них, кто зарегистрировал его раньше. Этот подход нашел отражение в решении английского суда.

Эти два подхода выделяют как применительно к процедуре регистрации доменных наименований (например, С. Петровский)^{[170] [171] [172], так и применительно к тому, могут ли доменные наименования рассматриваться в качестве самостоятельных средств индивидуализации (Ю.Л. Немец) .}

Впрочем, до сих пор продолжает существовать взгляд на систему доменных наименований как систему адресации, сходную с почтовым адре- сом . Однако, такой сугубо технический подход не учитывает ту фактическую роль, которую играют доменные имена, выступая в качестве средств индивидуализации, и поэтому вряд ли может быть положен в основу каких-либо правотворческих инициатив в данной области.

Наиболее удачным представляется смешанный подход, фактически принятый на практике - при регистрации доменное наименование рассматривается как не зависящее от прав иных лиц на средства индивидуализации, однако, при рассмотрении споров об использовании доменного имени, предположительно нарушающего права иных лиц на товарные знаки и иные средства индивидуализации, предпочтение отдается правам на иные средства индивидуализации, в частности, на товарные знаки и знаки обслуживания.

Применительно к разрешению споров об использовании доменных наименований, первый подход (признание приоритета прав на товарный знак перед правом на доменное наименование) имеет серьезный недостаток - он не учитывает глобальную природу сети Интернет, и, как следствие, не может предотвратить вынесение взаимоисключающих решений по спорам между добросовестными обладателями прав на идентичные знаки в разных странах. Второй подход представляется предпочтительным, так как он позволяет ограничить количество споров между добросовестными владельцами доменных наименований - в том случае, когда несколько лиц имеют право на товарный знак, совпадающий с доменом (а равно если использование ими домена признается добросовестным по иным основаниям), домен останется за лицом, которое первым его зарегистрировало. Ключевым моментом при применении второго подхода является добросовестность ^[173] владельцев доменного наименования. Недобросовестный владелец домена, например, киберпират, не должен иметь приоритетного права на доменное наименование но сравнению с владельцем товарного знака.

Следует, впрочем, учитывать, что в некоторых случаях именно доменное имя является основным средством индивидуализации участника гражданского оборота. Это особенно актуально для Интернет-провайдеров, Интернет-магазинов и некоторых иных субъектов, оказывающих услуги или продающих товары с использованием Сети. В качестве примеров можно привести поисковые сайты «Япбех» (www.yandex.ru) и «Rambler» (www.rambler.ru), Интернет-магазин «Озон» (www.ozon.ru) и др. В такой ситуации нецелесообразно исходить из приоритета прав на товариый знак, если соответствующий знак зарегистрирован не владельцем доменного наименования, а иным лицом. Кстати, Политика разрешения доменных споров исходит из того, что использование доменного наименования является законным и добросовестным, если владелец доменного имени известен в первую очередь своим доменным наименованием, даже если он и не приобрел прав на соответствующий товарный знак или знак обслуживания.

Конечно, в таком случае владельцу доменного наименования желательно зарегистрировать его как товарный знак. В условиях, когда доменное наименование пока не получило законодательного (и, тем более, международно признанного) статуса в качестве самостоятельного объекта промышленной собственности, можно только согласиться с Б.Наумовым, отмечавшим, что «чтобы доменное имя ... стало настоящим и полноправным объектом интеллектуальной собственности, охраняемым отечественным законодательством, представляется возможным осуществить перенос ... доменного имени в поле права интеллектуальной собственности. Т.е., зарегистрировав доменное имя и/или его существенную

248

различительную часть в качестве словесного товарного знака» .

^ш Наумов В.Б. Российские домены: опасности и правовые возможности. Текст см.: http://mssianlaw.net/law/doc/a05.htm

Однако, в том случае, если популярное (и, как следствие, имеющее высокую коммерческую ценность) доменное имя і уже зарегистрировано третьим лицом в качестве товарного знака, может возникнуть проблема; обратная той; которая имеет место в ситуации киберпиратства, особенно, если лицо; зарегистрировавшее; товарный: знак, действовало недобросовестно. К сожалению, в такой ситуации владельцу доменного наименования будет сложно добиться защиты своих прав. Единственным возможным путем для этого может быть использование норм о запрете недобросовестной конкуренции;