Пример4.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА

г.Москва

Дело № КА-А40/4292-99

«17» января 2000 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе: председательствующего-судьи Летягиной В.А.

при участии в заседании: корпорация «Истман Кодак Компани» — Вац-ковский Ю.Р. дов. от 26.10.99, ЧП Грундул А.В — Грундул А.В. — паспорт, Селивановский С.А. — дов. от 19.12.99; 3-е лицо — РосНИИРОС — Гер-цева Е.Н. — дов. от 14.01.2000 г.

рассмотрев в заседании кассационную жалобу Корпорации «Истман Кодак Компани»

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 30 августа 1999 г. и постановление того же суда от 28 октября 1999 г. по делу № 15-271 судьи: Краснова Л.А., Елизарьева Н.А., Дегтярева Н.В., Жуков Б.Н. установил:

Корпорация «Истман Кодак Компани» обратилась в суд с иском к предпринимателю без образования юридического лица Грундулу А.В. о запрещении использовать товарный знак «Кодак» в наименовании доменного имени страницы ответчика в сети «Интернет».

Представитель ответчика и 3-е лицо «РосНИИРОС», который по договору предоставил ответчику право использовать свободное доменное пространство в сети «Интернет», иск не признали.

Решением от 30 августа 1999 года, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 28.10.99 Арбитражного суда г.Москвы по делу № 15-271 корпорации в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе корпорация «Истман Кодак Компани» ставит вопрос об отмене судебного акта, ссылаясь на неправильное применение судом ст. 4 ФЗ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

По мнению заявителя, суд в нарушение упомянутого закона необоснованно отказал ему в защите товарного знака «Кодак», и не учел что нарушением товарного знака признается несанкционированное применение товарного знака не только на самих товарах, но и иное его введение в хозяйственный оборот, к чему относится применение товарного знака в рекламе товаров и услуг, в том числе и в форме доменного имени страницы «Интернет».

Кассационная инстанция Федерального арбитражного суда Московского округа, выслушав представителей сторон, их доводы и соображения, проверив материалы дела и в порядке ст.

Как усматривается из материалов дела, корпорация «Истман Кодак Компани» является владельцем товарного знака «Кодак».

Ответчик — индивидуальный предприниматель — Грундул А.В., зарегистрирован в компьютерной сети «Интернет» домен (адрес) «Кодак ГИ» и использовал указанный адрес для размещения своей страницы в «Интернете».

По мнению истца, ответчик нарушает ст.4 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров».

С доводами жалобы согласиться нельзя по следующим основаниям:

В соответствии с вышеуказанным законом о товарных знаках, товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому оно не подпадает под действие Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товара». Сам адрес не является рекламой.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 174-177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 30 августа 1999 года и постановление от 28 октября 1999 года Арбитражного суда г.Москвы по делу № 15-271 оставить без изменения. Председательствующий В.А.Летягина

Судьи: Е.А.Фомина

И.В.Туболец

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации

10?000, Москва, Центр,

Малый Харитоньевский пер., дом 12

06.05.2000 № 1192/00

ПРОТЕСТ

на решение от 30.08.99, постановление апелляционной инстанции от 28.10.99 Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-25314-99-15-271 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.01.2000 по тому же делу

Корпорация «Истман Кодак Компани» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к предпринимателю без образования юридического лица Грундулу А.В.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечен Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (далее — институт), который как уполномоченный орган произвел регистрацию доменного имени.

Решением от 30.08.99 в удовлетворении исковых требований отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 28.10.99 решение оставлено без изменения.

Федеральный Арбитражный суд Московского округа постановлением от 17.01.2000 оставил судебные акты в силе.

Полагаю, что все названные судебные акты подлежат отмене в связи с нарушением норм материального права, дело — направлению на новое рассмотрение по следующим основаниям.

Согласно свидетельствам № 144925, 139358, выданным 16.08.96 и 28.02.96 Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам (Роспатент), корпорация «Истман Кодак Компани» (США) является владельцем товарного знака в виде обозначения KODAK и комбинированного обозначения со словесным элементом «Kodak» в отношении классов товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг, указанных в них.

Российский предприниматель без образования юридического лица А.В.Грундул 11.12.98 заключил с институтом договор о регистрации в Российской Федерации доменного имени всемирной компьютерной сети Интернет в зоне RU в виде обозначения WWW.kodak.ru. Посредством данного доменного имени потребители могли посетить страничку в сети Интернет, принадлежащую этому предпринимателю, и получить информацию о его коммерческой деятельности по реализации товаров и услуг.

Полагая, что действия ответчика в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях место происхождения товаров» (далее — Закон «О товарных знаках...») являются нарушением прав владельца товарных знаков, истец обратился в суд с требованием о защите своих гражданских прав от незаконного использования товарного знака.

Арбитражный суд отказал правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона «О товарных знаках.».

Такой вывод судов противоречит нормам названного Закона.

Поскольку указанные выше свидетельства на товарные знаки выданы на территории Российской Федерации согласно действующему Закону «О товарных знаках.» и положениям Парижской конвенции об охране промышленной собственности, правоотношения, связанные с использованием и защитой товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, регулируются российским законодательством.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона «О товарных знаках.» владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами.

Как следует из пункта 2 статьи 4 названного Закона, нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака, является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий предпринимателя правонарушением.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной связи.

В современной коммерческой практике доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака: способность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

Доменное имя — это техническое понятие, представляющее собой группы чисел и букв, разделенных точками. Первая группа, как правило, состоит из наименования организации или фирменной марки либо товарного знака, которые ассоциируются с данной организацией, и вторая — из обозначения, указывающего на организационно-правовую форму и иногда месторасположение организации.

Ответчик в своем имени «kodak.ru» без разрешения правообладателя применил чужой товарный знак (обозначение «KODAK»). Хотя чужой товарный знак не применялся на каком-либо товаре или при оказании услуг, из материалов дела усматривается, что российский предприниматель А.В.Грундул умышленно зарегистрировал свое доменное имя на территории Российской Федерации, которое содержало не его наименование как участника экономического оборота, а товарный знак истца. Вследствие этого он получил возможность привлекать на свою страничку в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком «Kodak «, поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к тому же роду и виду, имеют общего потребителя и рынок сбыта. Таким образом, предприниматель А.В.Грундул получал экономическую выгоду от посещения пользователями сети Интернет странички с доменным именем «kodak.ru», на которой размещалась информация о его магазине и возможностях приобрести товары, обозначенные этими товарными знаками.

Этим действиям, свидетельствующим о коммерческом использовании данного доменного имени, судом оценки не дано. Вопрос о возможности квалифицировать их как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, судом не рассматривался.

Кроме того, поскольку регистрация доменного имени производится в явочном порядке и заявитель может выбрать любое доменное имя, за исключением уже существующего, то корпорация «Истман Кодак Компани» лишена возможности зарегистрировать в России такое доменное имя с обозначением своего же товарного знака.

Все приведенные обстоятельства судами не учитывались.

При разрешении иска в части требований о публикации судебного решения необходимо исследовать вопрос о наличии ущерба деловой репутации правообладателя, дать оценку доводу ответчика о том, что на своей страничке в сети Интернет он предупреждал пользователей о непринадлежности сайта корпорации «Истман Кодак Компани».

Учитывая изложенное и руководствуясь статьей 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:

решение от 30.08.99, постановление апелляционной инстанции от 28.10.99 Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-25314-99-15-271 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.01.2000 по тому же делу отменить.

Дело направить в первую инстанцию Арбитражного суда города Москвы на новое рассмотрение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации г.Москва

№ 1192/00

16 января 2001 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел протест заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на решение от 30.08.99, постановление апелляционной инстанции от 28.10.99 Арбитражного суда города Москвы по делу

№ А40-25314/99-15-271 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.01.2000 по тому же делу

Заслушав и обсудив доклад судьи, Президиум установил следующее.

Корпорация «Истман Кодак Компани» обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к предпринимателю без образования юридического лица Грундулу А.В. о запрещении использовать товарный знак «Kodak», зарегистрированный на имя истца, в доменном имени страницы ответчика во Всемирной компьютерной сети Интернет и о публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего.

В качестве третьего лица к участию в деле привлечен Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (далее — институт), который как уполномоченный орган произвел регистрацию доменного имени.

Решением от 30.08.99 в удовлетворении искового требования отказано.

Постановлением апелляционной инстанции от 28.10.99 решение оставлено без изменения.

Федеральный арбитражный суд Московского округа постановлением от 17.01.2000 оставил судебные акты без изменения.

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации предлагается все названные судебные акты отменить, дело направить на новое рассмотрение.

Президиум полагает, что протест подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно свидетельствам № 144925, 139358, выданным 16.08.96 и 28.02.96 Комитетом Российской Федерации по патентам и товарным знакам, корпорация «Истман Кодак Компани» (США) является владельцем товарных знаков в виде обозначения KODAK и комбинированного обозначения со словесным элементом «Kodak» в отношении классов товаров и услуг по Международной классификации товаров и услуг, указанных в них.

Российский предприниматель без образования юридического лица А.В.Грундул 11.12.98 заключил с институтом договор о регистрации в Российской Федерации доменного имени своей страницы в сети Интернет в зоне RU в виде обозначения WWW.kodak.ru.

Полагая, что действия ответчика в соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» являются нарушением прав владельца товарных знаков, истец обратился в суд с требованием о защите своих гражданских прав от незаконного использования товарных знаков.

Арбитражные суды отказали правообладателю в защите исключительных прав со ссылкой на отсутствие законодательного регулирования отношений, связанных с наименованием доменов в сети Интернет, а также на то, что доменное имя не является ни товаром, ни услугой, поэтому не подпадает под действие Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров».

Такой вывод судов противоречит нормам названного Закона, а также статье 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Поскольку указанные выше свидетельства на товарные знаки выданы на территории Российской Федерации, то согласно действующему Закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности правоотношения, связанные с использованием и защитой товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, регулируются российским законодательством и названной конвенцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 упомянутого Закона владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами.

Как следует из пункта 2 статьи 4 этого же Закона, нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

Отсутствие в названных нормах Закона прямого указания на то, что использование в доменном имени чужого товарного знака является нарушением прав владельца товарного знака, не препятствует признанию судом таких действий предпринимателя правонарушением.

Согласно статье 10bis названной выше Конвенции подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента.

Доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

Основной функцией доменного имени является преобразование адресов IP (Internet protokol), выраженных в виде определенных цифр, в доменное имя для облегчения поиска и идентификации владельца информационного ресурса.

Современная коммерческая практика показала, что при выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, выполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Кроме того, доменные имена содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

При рассмотрении спора арбитражные суды не дали оценки действиям российского предпринимателя Грундула А.В., умышленно зарегистрировавшего на территории Российской Федерации доменное имя, которое содержало не его наименование (либо иное средство индивидуализации) как участника экономического оборота, а обозначение «Kodak», то есть товарный знак другого юридического лица.

Не исследовались вопросы о смешении доменного имени ответчика с товарным знаком истца и получении ответчиком возможности вследствие указанных действий привлекать на свою страницу в сети Интернет потенциальных покупателей товаров под товарным знаком «Kodak», поскольку товары и услуги истца и ответчика относятся к одному и тому же роду и виду, имеют общих потребителей и общий рынок сбыта. Следовало также оценить вероятность получения предпринимателем экономической выгоды от посещения пользователями сети Интернет страницы с доменным именем WWW.kodak.ru, на которой размещалась информация о его магазине и о наличии в нем товаров, обозначенных товарным знаком «Кodak».

Вопрос о возможности квалифицировать такие действия как применение или иное введение в хозяйственный оборот чужого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо как проявление недобросовестной конкуренции судом не рассматривался.

Кроме того, при новом рассмотрении спора необходимо проверить, не предпринимались ли ответчиком попытки продать или иначе передать доменное имя собственнику товарного знака, и оценить наличие на сайте информации о принадлежности прав на него иному лицу.

Необходимо учесть, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 04.10.2000 по делу А40-46846/99-83-491 ответчику запрещено использовать названное доменное имя, поэтому следует проверить, был ли исполнен указанный судебный акт.

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 187 — 189 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 30.08.99, постановление апелляционной инстанции от 28.10.99 Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-25314-99-15-271 и постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.01.2000 по тому же делу отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в первую инстанцию Арбитражного суда города Москвы.

Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации В.Ф.Яковлев